侵害商标权与不正当竞争典型案例分析 广东省高级人民法院民三庭副庭长张学军 1 一 关于商标的使用新商标法第48条 商标的使用 是指将商标用于商品 商品包装或者容器以及商品交易文书上 或者将商标用于广告宣传 展览以及其他商业活动中 用于识别商品来源的行为法律后果 1 行为共性 使商标与其核定使用的商品之间建立内在 唯一 确定的联系2 实质是在注册商标核定使用的商品与商标权人的注册商标之间建立直接联系 使相关公众能够清晰无误地识别商品来源于商标权人 2 实质 商品 注册商标 商标权人例如 空调 美的 美的权利人 凉茶 王老吉 王老吉权利人 皮包 LV LV的权利人侵权 被控商品 注册商标 商标权人 商标权人的商品被挤出 3 一 争议一 将他人注册商标注册为自己的企业名称是否属于侵害他人注册商标权 1 法律规定 2001商标司法解释第一条规定 商标法第五十二条第 五 项规定的 给他人的注册商标专用权造成其他损害 的行为包括 一 将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用 容易使相关公众产生误认的 二 复制 摹仿 翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用 误导公众 致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的 4 企业名称 侵害商标权 需要三个要件 1 与商品紧密联系的使用 2 突出使用 指违反企业名称使用的行政规范要求或企业名称在商品上的商业惯用方式 将与他人注册商标文字相同或相近似的字号在商品上作为商标使用 其行为实质是将企业名称直接标示经营者身份的功能变为商标功能 从而使相关公众误以为商品来源于商标权人 见下图 3 误导相关公众 5 6 7 8 9 2 结论 将他人在先注册的驰名商标作为字号登记为企业名称的行为 不符合在商品上突出使用的商标性使用要件 不属于侵害注册商标专用权的行为其他类似行为 将他人注册商标作为企业字号使用在制造者公司门口的巨石上 将他人注册商标用于宣传自己的企业 如佛山某企业称 九阳 一家年轻的企业 如一轮朝日 蓬勃向上 例外 服务企业 10 3 是否属于不正当竞争 1 法律依据 中华人民共和国反不正当竞争法 第二条规定 经营者在市场交易中 应当遵循自愿 平等 公平 诚实信用的原则 遵循公认的商业道德 2 谁是在先权利 3 是否符合诚实信用的原则 比如 朝联塑业有限公司 更名为 联塑有限公司 4 是否造成相关公众误认 实质 某企业 注册商标权利人 混同 该企业的产品 与商标权核定使用的商品 混同 11 比如 山东美的电器有限公司 美的商标权人 混同 山东美的公司的空调 美的空调 必须混同才侵权 案例 比如原告注册商标 维尔 非驰名 核定使用的商品是 医疗器械 医用营养品 牙科填充物被告企业的营业范围是 医用营养品被告企业 原告商标权人 混同 双方地域差别较大 被告的产品 字号规范 自己的注册商标 原告产品 不混同 12 结论 最高法院 王将饺子 大连 餐饮有限公司与李惠廷侵犯注册商标专用权纠纷 如果不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称 注册使用企业名称本身即是违法 不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的 可以根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称 如果企业名称的注册使用并不违法 只是因突出使用其中的字号而侵犯注册商标专用权的 判决被告规范使用企业名称 停止突出使用行为即足以制止被告的侵权行为 13 规范使用企业名称与停止使用或变更企业名称是两种不同的责任承担方式 不能因突出使用企业名称中的字号从而侵犯商标专用权就一律判决停止使用或变更企业名称 最终由新商标法第58条予以确定 14 二 争议二 销售多个品牌的销售商是否有权在销售场所突出使用其中一个品牌的商标案例 原告米其林公司在12类轮胎商品上注册了MICHELIN 米其林 等商标 宝骏公司是米其林 普利司通等轮胎的销售者 在自己经营店铺正门左侧的商业匾额上使用了上述涉案商标 米其林公司认为宝骏公司侵害其商标权并提起诉讼 宝骏公司经营店铺内有米其林轮胎 普利司通轮胎等商品出售 其在米其林轮胎商品所在货架上使用了该轮胎的商标 15 16 17 18 上诉 宝骏公司上诉称自己销售的部分产品是米其林 所以有权使用该商标法院判决 宝骏公司在其店铺正门的商业匾额上仅仅突出使用米其林涉案商标 直接 特定 唯一地指向米其林品牌 因而并非属于告知顾客自己有米其林轮胎出售的合理使用 即使宝骏公司出售的商品中包括合法的米其林轮胎 宝骏公司亦仅仅有权在与合法商品密切联系 直接指示合法商品所在货架的位置使用涉案商标 19 宝骏公司在其经营店铺正门的商业匾额上突出使用与涉案商标相同的商标 宝骏公司的这种使用容易使相关公众把宝骏公司一般轮胎产品销售者的身份与米其林轮胎这种特定产品来源联系在一起 让相关公众误以为宝骏公司是经米其林集团总公司合法授权许可的 只销售米其林轮胎商品的销售商 进一步的 容易导致相关公众对店内销售的其他商品的来源与米其林品牌之间产生混淆 或认为二者之间存在特定联系 20 对本案的评析 1 本案商标是 轮胎 即产品 被控侵权人是 销售商 即服务提供者结论 不构成侵害注册商标权2 轮胎产品销售者 经米其林集团总公司合法授权许可的 只销售米其林轮胎商品的销售商店内销售的其他商品 米其林 米其林商标权人 米其林产品被挤出 结论 不正当竞争行为3 如果认定了驰名商标的事实的话 则属于侵害注册商标权 21 案例 奶茶案 甲公司拥有某奶茶商品文字商标 波霸 乙是奶茶销售服务商 拥有同样的奶茶文字服务商标 乙在店内现场制造奶茶并灌装到有 波霸 包装盒中出售 甲投诉到工商局 乙主张自己拥有服务商标 有权灌装出售 工商部门认定 乙的行为是 服务延伸 不构成侵权我们认为 乙有权在店堂内悬挂波霸商标 但无权在商品包装上使用波霸商标 22 三 争议三 使用相同标识是否需要混淆要件 1 法律规定 新商标法第57条 未经商标注册人的许可 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的未经商标注册人的许可 在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标 或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标 容易导致混淆的 23 新商标法实施条例第76条 在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用 误导公众的 属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为2002年司法解释第1条 下列行为属于商标法第五十二条第 五 项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为 24 将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用 容易使相关公众产生误认的复制 摹仿 翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用 误导公众 致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的 25 新商标法第59条 注册商标中含有的本商品的通用名称 图形 型号 或者直接表示商品的质量 主要原料 功能 用途 重量 数量及其他特点 或者含有的地名 注册商标专用权人无权禁止他人正当使用 26 2 混淆是商标权的边界 1 TRIPS第16条第1项将 混淆的可能 作为商标侵权行为的独立构成要件 是一种后果性要件 是在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的结果 即此类行为造成了混淆可能性 2 新商标法已经将混淆作为判断商标侵权或者商标侵权构成因素的重要标准 属于重大变革 新商标法第57条 结合全国人大常委会对第一款的解释 27 3 混淆通常是对于商品来源的误认 2002 32号第9条 易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系 将混淆分为两种 来源误认和关联关系误认 28 案例 苹果侵害商标权案 原告商标为 白雪银 没有使用的证据苹果PC机的左上角有贴纸黏贴的 白雪银 字样 苹果抗辩主张其系列型号系 中国红 白雪银 土豪金法院判决 构成侵权 但不予赔偿 29 30 评析 1 是否在相同商品上使用相同标识 即不需要以混淆为要件2 对于符合商标使用惯常位置的 是否不需要以混淆为要件3 从被控侵权产品的实际状态来分析 是否已经足以混淆 4 是否存在反向混淆的可能 混淆实质 商品 注册商标 商标权人反向混淆 商品 注册商标 被控侵权人 以混淆为手段夺取商标专用权 因而不会在商品上使用自己的商标 31 四 争议四 描述性使用与标识性使用的边界案例 LV案 2004 沪二中民五知初字第242号原告 路易威登马利蒂公司 被告 上海两个房地产开发公司原告系 LV 注册商标权人 两被告未经许可 擅自在其大型户外广告中使用 LV 注册商标 且广告画面中标有 LV 注册商标的手提包处在画面中最显著的位置 原告认为两被告利用 LV 商标及商品的知名度吸引相关公众的注意力 借此提升其房地产项目的知名度 不仅侵犯了原告的商标权 而且构成不正当竞争 32 33 34 终审判决 1 广告中的 LV 图案对被告的楼盘没有商标性标识作用 广告中虽然出现了 LV 图案 但系 LV 手提包图案的一部分 而该手提包整体作为模特手中的道具出现 LV 图案既未单独出现 也未与被控侵权的房地产小区的名称 广告语等连用 因此该图案并非房地产商品的商标 名称或装潢 对该商品没有商标性标识作用2 广告中的 LV 图案不会使相关公众产生混淆 虽然模特和手提包占据了广告近三分之一画面 但另三分之二画面布满广告语 标明该广告对应的商品系楼盘及楼盘的名称 楼盘的主体 相关公众不会认为该楼盘由原告开发 或该楼盘与原告有特定的关系 即不会因为该广告而对该楼盘的来源产生混淆结论 原告指控被告构成商标侵权没有依据 35 案例 茂志公司诉梦工场公司 派拉蒙公司 中影公司 华影天映公司等侵害商标权纠纷案案件事实 茂志公司于2010年6月28日获准注册第6353409号 功夫熊猫及图 核定使用服务为第41类的图书出版 电影制作等 动画电影 KUNGFUPANDA 中文名称为 功夫熊猫 KUNGFUPANDA2 中文名称为 功夫熊猫2 由梦工场公司制作 派拉蒙影业公司发行 先后于2008年6月和2011年5月在中国大陆地区首映 中影公司拥有 功夫熊猫2 中国大陆地区的电影发行权 华影天 36 映公司经营的传奇时代影城宣传册中使用了 功夫熊猫2 字样 茂志公司以梦工场公司 派拉蒙公司 中影公司 华影天映公司的上述行为侵害本案商标权为由 提起诉讼法院判决 北京市第二中级人民法院一审 北京高院二审驳回诉讼请求 向最高法院申诉 最高法院 37 梦工场公司制作的 功夫熊猫 电影在本案商标获准注册前的2008年就已经在中国大陆地区公映 并自2005年起就在新闻报道 海报等宣传材料中以 功夫熊猫 作为电影名称进行了持续宣传 梦工厂公司制作完成相关电影后 将其 DREAMWORKS 标识显著地使用于电影 电影海报及其他宣传材料中 用以表明其电影制作服务来源 功夫熊猫2 使用 功夫熊猫 字样是对前述 功夫熊猫 电影的延续 且 功夫熊猫 表示的是该电影的名称 用以概括说明电影内容的表达主题 属于描述性使用 而并非用以区分电影的来源 38 五 未进入流通渠道即不构成商标性使用案例 原告辉瑞公司申请再审案件 2009 民申字第268号辉瑞公司2003年注册指定颜色的菱形立体商标 用于ED 男性性功能勃起障碍 特效药 Viagra 39 被告联环公司生产的 甲磺酸酚妥拉明分散片 药片的包装上存在与药片形状相应的菱形突起 包装盒上 伟哥 两字有土黄色的菱形图案作为衬底 联环公司拥有 伟哥 文字注册商标使用权判决 消费者在购买该药品时并不能据此识别药片的外部形态 由于该药片包装于不透明材料内 其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用 不能认定为商标意义上的使用 因此 不属于使用相同或者近似商标的行为 40 关于贴牌加工的案例第一阶段 构成侵权理由 1 根据当时的商标法 商标侵权不需要以 混淆 为要件2 相关公众不仅包括最终购买者 还包括加工 运输 仓储等各环节的主体3 商标权的地域性 定作人在境