知识产权交易风险管理 王晋刚2011 6 19 提要 一些概念知识产权风险管理知识产权交易风险管理专利交易风险管理 基本概念 知识产权专利知识产权交易风险知识产权风险 技术贸易与知识产权的关系 技术贸易的标的是 技术 知识 主要是知识产权 技术合同的四种形式 技术开发合同 当事人之间就新技术 新产品 新工艺 新材料及其系统的研究开发所订立的合同 技术转让合同 当事人之间就专利权转让 专利申请权转让 专利实施许可及技术秘密的使用和转让所订立的合同 技术咨询合同 当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证 技术预测 专题技术调查 分析评价报告所订立的合同 技术服务合同 当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同 知识产权贸易 知识产权贸易狭义的知识产权贸易是指以知识产权为标的的贸易 广义的知识产权贸易 是指含有知识产权的产品 知识产权产品 知识产品 特别是附有高新技术的高附加值的高科技产品 如集成电路 计算机软件 多媒体产品 视听产品 音像制品 文学作品等的贸易行为 20世纪80年代以来 国际贸易中技术 知识所占比重逐年上升 与知识产权相关的商品转让额也不断上升 平均每5年翻一番 GATT研究报告中亦称世界贸易中有2 即近800亿美元 属于假冒和仿制贸易 与贸易有关的知识产权协定 TRIPS 货物贸易服务贸易 知识产权 与贸易有关的知识产权协议 的规定 知识产权包括如下内容 版权 商标 地理标识 工业品外观设计 专利 集成电路布图设计 未披露的信息等 知识产权 知识产权的实质 专有权 著作权 商标 商业秘密排他权 专利生产的必要条件 而非充分条件有之未必然 无之必不然 专利证书 专利技术 专利文献 专利权 专利 专利是政府与发明人之间订立的一种契约政府 获得发明信息 促进发明创造发明人 授予独占权 垄断权 排除独立创作程序性权利 过程决定一切肯定性权利 否定性权利知识经济时代专利成为国家间和企业间竞争的常规武器策略性专利中国企业还在看礼花 放鞭炮 三种专利 发明专利 是指对产品 方法或者其改进所提出的新的技术方案 实用新型专利 是指对产品的形状 构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案 外观设计专利 是指对产品的形状 图案或者其结合以及色彩与形状 图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计 各国各别 地域性 专利三性 实用性 该发明或者实用新型能够制造或者使用 并且能够产生积极效果 新颖性 是指该发明或者实用新型不属于现有技术 也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请 并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中 创造性 是指与现有技术相比 该发明具有突出的实质性特点和显著的进步 该实用新型具有实质性特点和进步 程序性权利 策略专利与自然专利 解决公司短期技术需求 解决公司长远技术需求 解决短期对外技术竞争 解决长期对外技术竞争BLUESKY 短期 长期 对内 对外 专利池 RFID专利池RFIDConsortiumLLC发布成立公告 共拥有7名创始成员 分别是3M 法国电信 惠普 LG电子 摩托罗拉 ThingMagic和斑马公司 RFIDConsortium创立的初衷在于提供以遵循EPCglobalGen2和相关ISO IEC标准为主的专利权的 一揽子许可 服务 以加快专利授权 促进RFID技术应用 专利应用范畴只有进攻 没有防御 风险 天有四殃 水旱饥荒 甚至无时 非务积聚 何以备之 逸周书风险是关于不愿意发生的事件发生的不确定的客观体现 美国威托雷纯粹风险与投机风险损失而获利机会股市有风险 投资需谨慎 风险管理 在降低风险的收益与成本之间进行权衡并决定采取何种措施的过程 富贵险中求二 六年六月六日 中央企业全面风险管理指引 2008年 中华全国工商业联合会 民营企业风险管理指引手册 知识产权风险管理 企业经营风险构成发生重大变化 知识产权诉讼统计 北京市一中院受理案件数量从2006年的241件升至2010年截至10月之前的1367件 案件数量增幅高达470 共受理各类涉外知识产权案件2691件 起诉标的额高达3 3亿元 该院近五年审结的涉外知识产权案件 外方胜诉比例高达55 以上 2010年1月1日至12月31日 美国国际贸易委员会共发起58起337调查 其中有19起调查被诉方涉及中国企业 占调查总数的1 3 达历史新高 大部分案件涉及国外在华投资企业 内忧 专利保护门槛加高立法司法 施耐德VS 正泰 1 575亿元北京一中院近五年审结的涉外知识产权案件 外方胜诉比例高达55 以上 专利数量增多 专利创造热情高涨国外发明专利云集国外Troll入侵孵化 朗科的示范国内市场启动美国的市场将低于50 中国市场成竞技场中国演化成亲知识产权的国家 美国的今天 中国的明天 外患 华为 中兴海外并购屡屡失手中国品牌举步维艰海外优质市场受阻 知识产权风险举例 养 套 杀 使中国VCD产业全军覆没成本压力使中国数码相机产业胎死腹中 原因一 知识产权的异化 大前提 专利丛林时代专利从生产权变成排他权演变成市场进入权联想并购的幸运华为的不幸成为 合法伤害权 成为企业间竞争的常规武器 原因二 中国企业升级 OEM ODM OBM 中国制造的宿命 走过专利战的黑暗隧道从 必然 自然 生存 生活 从哭泣 莞尔 微笑 中国制造改变西方人的生活西方的专利改变中国人制造 零件 附加值 莞尔曲线 微笑曲线 由山寨到品牌由劳动密集型 资本密集型向技术密集型 要当官 杀人放火受招安 原因三 西方国家衰变 发达国家制造空心化跨国公司知识资产化 Troll化精英退化 比尔盖兹 斯德哥尔摩综合症重建制造潮流汹涌贸易保护主义沉渣泛起 知识产权风险管理存在的问题 不知风险在何处 危机到来一头雾 规则趋势全不知 相信专家十九误 关厂停业打游击 山寨精神全球 誉 问题一 误读规则 技术 专利品牌 商标 注册商标商业秘密保护 问题二 不知道风险在何处 不知何处入手越忙越乱 风险因素大要 决策失误成本增加丧失新颖性技术秘密外泄职务创造纠纷奖励分歧 专利侵权无效申请专利被侵权许可合同争议代工风险 行政措施展会风险海关羁押仿冒商标抢注 专利不力商标未注册商业秘密没保护竞业限制合同没签署 幸福的家庭都是相似的 不幸的家庭各有各的不幸 安娜 卡列尼娜 专家调查 问题三 预警体系漏洞 专利信息作为唯一指标市场信息 研发信息 销售信息 原因何在 原因一 国家机构误导 为提升我国知识产权创造 运用 保护和管理能力 建设创新型国家 实现全面建设小康社会目标 制定本纲要 知识产权战略纲要 结果 产生大量非正常性专利申请 风险依旧应首提知识产权风险避免 控制 管理 原因二 专家误导 从法律解释知识产权照搬西方理念和体系缺乏一线经验 原因三 中介服务误导 利益能力 知识产权风险管理流程 指查找企业各业务单元 各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险 有哪些风险 对辨识出的风险及其特征进行明确的定义描述 分析和描述风险发生可能性的高低 风险发生的条件 评估风险对企业实现目标的影响程度 风险的价值等 成功的知识产权风险管理的特点 强调管理 而仅仅是回避富贵险中求 风险要控制强调机制制度 机构设置 人员 授人以渔强调全过程风险管理创造 管理 运用 维权监控和预警全面预警 软件和互联网工具辅助注重实施专家跟踪服务 咨询系统培训根据情况定制各种知识产权培训 知识产权交易风险管理 知识产权工作四个环节 创造管理运用维权 知识产权运用 品牌融投资遏制铸币 交易许可转让 许可与转让分类 裸许可 许可证交易带技术服务和技术咨询的许可裸转让公司并购中的知识产权转让 知识产权交易新特点 以知识产权为目的的并购增加Troll活跃 裸交易活跃 专利Troll 谁是TROLL 天翻地覆慨而慷 造成 专利恐怖主义 PatentTerrorism 将美国的专利诉讼数量不断推到新的高峰美国商界鼎鼎大名的企业谦卑地下跪屈服美国最著名媒体异口同声指责成了游说团体新的工具目标 推进了重大的法律变革运动 国会为他们争论不休学界纷纷扰扰 论文层出不穷 追本溯源说Troll 北欧山怪北欧传说中的怪物 居住在地底深处的洞穴 森林 老桥下或荒地之中 隐蔽暗处手段残忍 力大无穷爱好金宝 虏取小孩 妇女和财物 见光石化有点愚蠢 Troll是什么 名人说 那些购买模糊专利然后向创新及 耐诉 型企业榨取许可费的讨厌鬼 华盛顿邮报专栏作家 StevenPearlsteinTroll持有一个或者很少的专利 然后宣扬其价值 但实际上 这些专利或者无效 或者并没有被他宣称的产品侵权 目的是收取令人讨厌的费用 PeterDetkin IntellectualVenturesLLC管理专家 一个公司 它存在只是为了许可专利或者通过诉讼来强制许可专利 从不生产或商业化有关专利 JeromeB Friedman eBay一案地区法官 Troll是什么 学者说 通过对自己的专利收取超竞争价格来掠食制造企业和其他下游公司的专利持有者 象北欧神话中的山怪 这些专利持有者藏起来 等着诚实的制造企业投资与其专利相关的商品 慢慢被这种特定技术途径锁定 然后从藏身处跳出来 将制造商不可撤回的投资作人质 收取高额的专利许可费 通过这种方法 专利幽灵可以收取高于该专利价值的许可费 麻烦价值 追求者 组合专利热爱者专利幽灵感受不到专利诉讼之痛 律师事务所提供风险代理 诉讼需要公司资源 影响公司的正常经营 不必交叉许可 专利Troll 专利授权公司专利许可公司非生产性许可人 NPE专利蟑螂 台湾 专利地痞专利流氓破坏创新 不劳而获 唯利是图无人自承是Troll TrollTracker案 思科内部专利权小组的RickFrenkel的博客指出究竟是谁在 壳公司 背后提起诉讼十分困难 他在博客中表示 如果你因为专利权问题而被起诉 那么你需要知道究竟是谁起诉你 该博客也指控一家名为ESN的公司的代理律师试图修改法庭文件中的日期 思科和Frenkel目前因涉嫌诽谤而被诉讼 Troll的正面 帮助个人发明者对抗大公司促进发明创造刺激专利体系的完善为专利市场提供流通性 市场清理 提高效率 就像证券经销商对资本市场发挥的功能 行业分工的结果制造是唯一创造价值的方法 不制造的专利持有者可能有利于竞争 给予专利的各种合作可以提升专业化水平 凸现企业的相对竞争优势 中间看法 必要之恶 Troll分类 自产自销型 个人发明者收购转让型 Acacia研究公司逼良为盗型 burst囤积居奇型 IntellectualVentures高智大学 Troll实质和源头 发明创造产业化 专利维权的产业化专利丛林化必然结果 操刀必割交叉授权策略失效 专利竞争食物链顶端新的霸主螳螂捕蝉 黄雀在后 反诉武功废掉知识经济 创造力 以观念 想法 创新 发明的形式 已经代替了黄金 殖民地 原材料成为国家新财富的源头 美国经济版图发生变化格林斯潘 美国经济的产能已经很大程度上成为观念上的 高智董事长Myhrvold 知识产权是 美国经济的命运 知识产权是我们的特长 生产已经转移到海对岸 去追求低成本 不会再回头 这就意味着知识产权的重要性会越来越重要 在十年内 专利将比今天更重要 美国泛滥的原因 拜杜法案 基础专利盈余软件专利 商业方法专利的副作用技术更新加快 基础技术进入专利亲专利的司法系统 德州东区法院 加州中心地区法院松弛的管辖三倍罚金永久性禁令风险代理金融投机制度 组成特点 律师市场推广人员技术专家财务人员知识产权专家 专利Troll公司运营特点 主要通过收购持有核心基础专利不进行生产活动专利律师公司主干 手段专业 主要用诉讼解决牵制许可问题 利用专利许可 特别是非排他性专利许可赢利 目标 覆盖大 中 小全部公司往往针对全行业发起诉讼大量壳公司的存在 Troll友善者 个人发明家破产企业大学和科研机构专利拍卖公司 律师事务所 评估公司 维权基金等中介服务机构OCEANTOMO Troll之桥 反Troll 思科 谷歌 惠普 摩托