从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分来源：作者： 阅读数: 1009 闫文军（中国科学院研究生院 ）（原载专利法研究2004年卷）按专利法理论，专利权人自己生产的或授权他人生产的专利产品售出后，购买人可以使用该产品并可以为了使用而对该产品进行必要的维修。但如果在该专利产品报废以后，购买人又在该产品的基础上重新制造一个专利产品，则可能侵犯专利权人的专利权。什么行为是法律允许的修理，什么行为是法律不允许的再造，这是一个既涉及事实又涉及法律的复杂问题。对于因此而引起的纠纷，美国一百多年来有大量的判例。我国的学者、专家对这些判例也进行了一定的介绍。1我国虽然还没有出现过类似纠纷，但这一问题已引起我国司法界的注意。最高人民法院正在制定的关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定也涉及到了这一问题。2为了深入探讨这一问题，笔者将介绍更多的美国判例，并对这些判例进行简要分析，希望对我们制定司法解释和处理有关纠纷有所裨益。一、美国有关专利产品“修理”与“再造”的判例简介在大量的美国判例中，笔者选择了以下十一个判例。这些判例，有的是曾被反复引用的经典判例，有的是具有“新颖性”的最近几年刚作出的判例。1、“刨床案”（Wilson v. Simpson）3此判例是美国最高法院于1850年作出的，是美国第一个有名的关于区分专利产品“修理”与“再造”的案件。案中的专利产品是一种刨床，该刨床是由不单独受专利保护的部件如齿轮、轴、刀片等组成。其中刀片使用几个月以后就不能再用了。被告是该专利产品刨床的使用人。在刨床中的刀片用钝以后，被告从第三人处购买了这种刀片更换了用旧的刀片。原告认为，当刀片报废后，专利产品从物质上来说已经不存在了。如果更换一个刀片，就是制造了整个专利产品，构成侵权。美国最高法院认为，“根据本案的证据，这种刨床可以使用几年，而刀片每60天到90天就需要更换一次。在购买者购买刨床时，更换刀片的权利就转移给了顾客，否则，顾客购买这种刨床是没有用的。我们不认为被告更换刀片的行为违反了法律，或侵犯了原告的专利权。”法院指出，即使一个部件损坏而使整个机器不能使用，并不能说机器“不存在”了，而更换损坏的部件以恢复机器原有的使用性能是法律允许的修理。更换一个破损的部件，不管是用旧的还是损坏的，也不管它是不是专利产品中的重要部件，都只是法律允许的修理。当顾客购买了一个机器时，他将机器作为一个整体使用，更换破损的部件，只是顾客为保证使用而行使的维修权利。如果只是对购买的专利产品更换刀片，这对专利权人有什么损害呢？最后，法院认定被告的行为是修理，不侵犯原告的专利权。2、“棉包捆扎带案”（Cotton-Tie Co. v. Simmons）4此判例是美国最高法院于1882年作出的，是一起认定构成再造的案件。本案中所涉及的专利产品是棉包捆扎带，这是一个由金属扣和金属带组成的用于捆扎棉包的带子。顾客从专利权人处购买了这种捆扎带以后，用于捆扎棉包以便于把棉包从种植园运到棉花加工厂。在棉花加工厂，这种带子被分割为若干段。被告将分割后的碎片收集起来，并铆接在一起，再加上原来的金属扣，作为新的棉包捆扎带出售。美国最高法院认为，“不管被告对使用旧金属扣有什么权利，他都不能将金属扣和实质上新造的金属带连接在一起，来制造一个棉包捆扎带。当被告将金属扣连接在用旧带子的碎片铆接在一起而制成的金属带上时，他制造了棉包捆扎带。将带子碎片连接成一体，在通常意义上，不是对带子的修理。带子被顾客在棉花加工厂自愿割开，因为带子已完成了其捆扎棉包以便于从种植园向加工厂运输的作用。它作为带子被使用的性能已经被自愿地破坏了。”据此，法院认为被告的行为属于对专利产品的再造而不是修理，因而构成侵权。3、“帆布车顶案”（Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.）5此判例是美国最高法院于1961年作出的，在后的类似案件几乎无一不引用该判例。该案中的专利涉及一个敞蓬车的帆布车顶。该帆布车顶由帆布、支架和帆布与车体间的密封装置等组成，各组成部件没有单独申请专利。专利权人将该专利许可给通用汽车公司使用。这种帆布车顶中的帆布在使用三年之后就会因风吹日晒而不能使用，而其他部分基本是完好的。被告生产专用于这种车顶的帆布，并把帆布裁剪为适合的形状，出售给车主以更换用旧的帆布。原告专利权人指控被告侵犯其专利权。一审和二审均认为侵权成立，其主要理由是“帆布并不是使用寿命短而且便宜，可以使我们认为车主合理地相信更换帆布只是对车顶的简单修理。”美国最高法院以多数法官的意见改判了该案，少数人的意见也在判决中进行了阐述。Whittaker法官代表美国最高法院起草的判决意见认为，被告的行为没有构成直接侵权，而是否构成间接侵权（帮助侵权）要看车主未经专利权人同意私自更换帆布是否构成直接侵权。“原审没有采用Wilson案件确立的简单而实际的检验标准，而是考虑了专利部件的效用。专利部件的效用对于区分修理与再造是没有决定作用的。专利法确定的原则是：对于组合专利只保护其权利要求书中各技术特征组成的整体，而各组成部件并不单独受保护。一个组合专利中的部件，如果没有单独享有专利，则不能受专利独占保护，不管它对专利多么重要，也不管这一部件的更换多么昂贵，多么困难。专利作为一个整体来保护，不能将发明归因于一个因素。再造只限于在专利产品作为一个整体报废以后，实质上制造一个新产品的重新制造。只是一次更换一个部件，不管重复更换同一部件还是连续更换不同部件，只是财产所有人修理财产的合法权利。因此，本案中的行为应视为修理而不是再造。” Brennan法官补充了自己的意见：我同意本案中的更换是修理而不是再造，但我不同意Whittaker法官的判断方法。那个标准对于认定再造太窄了。有时更换一个产品中的非专利部件即使没有再造整个专利产品也构成再造。区分修理和再造，没有所有的案件都适用的唯一标准。这需要考虑很多因素，如：更换部件的寿命与整个产品寿命的关系，更换的部件对于发明的重要性，更换部件的价值与整个产品价值的关系，专利权人和顾客对于易损部件的通常认识和意图，购买的部件是更换损坏的部件还是用于其他目的，以及其他相关因素。帆布的寿命是三年，而其他部件的寿命几倍于帆布，更换帆布的价格是30至70美元，而其他部件的总价值是大约400美元。考虑到这些因素，更换是对破损部件的更换而不是对专利产品的再造。帆布经风吹日晒在其他部件损坏前就不能使用了，其易损性以及对比整个产品的低价性和其易换性都导致一个结论。我认为更有说服力的是，就帆布的作用和整个发明来说，只是“修理”。4、“罐头加工机案”（Wilbur-Ellis Co. v. Kuther）6。这是美国最高法院于1964年作出的判例，是一起认定“类似修理”的案件。原告拥有一个罐头加工机组合专利，他授权他人生产并销售了用于生产1磅罐头的加工机。被告购买了四个二手的罐头加工机，其中三个已生锈并不能使用，另一个也需要清洗。被告将这些机器修复，35个部件中的6个改变了尺寸，使这种机器能生产5盎司的罐头。一审和上诉法院认为，更改机器使之能生产不同规格的商品，属于专利权人的权利，被告构成侵权。美国最高法院认为，这四个罐头加工机并没有报废，在经过清洗和修理后还可以使用若干年。如果他们被修理后用于加工1磅的罐头，无疑那是修理而不是再造。当其中6个部件被改变尺寸时，也不会侵犯专利权。因为机器所加工的罐头的规格不是发明的一部分，这6个部件的尺寸、位置、形状和构造也不是发明的一部分。被告改变旧机器的尺寸以用于加工不同规格的商品，不是习惯意义上的修理。但他的行为类似修理，因为它涉及旧机器的使用性能，而原告已经在旧机器上得到了许可使用费。只有在专利权人排除他人制造专利产品的权利受到侵犯时，才能称为再造。对专利产品中6个非专利部件的加工提高了机器的使用性能，那不构成再造。原告主张被告只得到使用这种机器加工1磅罐头的许可，但在机器出售时是没有任何限制条件的。当专利权人将专利产品出售以后，他得到了对价，同时放弃了限制他人使用的权利。最后，法院认定，被告的行为类似修理，不构成专利侵权。5、“离合器案”（Dana Corp. v. American Precision Co.）7此判例是美国联邦巡回上诉法院于1987年作出的。此案中的专利涉及重型卡车上的离合器，该离合器是由不单独受专利保护的部件组成的。当专利产品离合器出现故障后，一般是整个离合器被更换下来。被告收集了被更换下来的旧离合器，并把它们拆开。被告使用其生产线组装离合器，其中所用的部件主要是从旧离合器上拆下来的，同时也有少量的新部件。这样组装后的离合器，有的全部使用了旧离合器上的部件，但各部件可能来自不同的旧离合器，有的大部分是旧离合器上的部件加上个别新部件。被告将组装后的离合器进行销售，而组装后的离合器与受专利保护的离合器是一致的。专利权人起诉被告侵犯其专利权，认为被告的行为是再造专利产品。联邦巡回上诉法院认为，把旧专利产品拆开后重新组装，并不是将专利产品自愿破坏后重新制造；使用生产线对专利产品拆装，不顾部件原来自于哪个产品，只是一个经济和效率的问题，与逐个拆开并更换少量已损坏部件后重新装配是同一个效果；以商业规模大量组装，不改变其行为的性质。最后，法院认定被告的行为是修理而不是再造。6、“冶金气泵案”（The Carborundum Company d/b/a Metaullics Systems Division and Metaullics Systems CO. L.P.V. Molten Metal Equipment Innovations, Inc. ）8 这是美国联邦巡回上诉法院于1995年作出的判例。原告拥有一项名为“空气注入设备”的专利，这项专利保护的是一种用于冶金的设备，包括融化和净化装置，如反射炉、充气泵、注气导管等。但原告并不销售该专利中的整个系统，而只是销售气泵和导管。气泵是专用于上述专利的。原告在销售时并没有提及上述专利，也没有对顾客使用这种泵提出限制条件。除此之外，原告还销售气泵的配件。被告也生产这种冶金气泵以及泵的配件。被告的气泵大多数销售给了使用原告气泵的客户，客户将原告的气泵换为被告生产的气泵并继续使用。原告向法院提起诉讼，认为被告构成帮助侵权和引诱侵权。联邦巡回上诉法院认为，被告主张，原告出售的气泵除用于专利外没有其他用途，这样原告在出售气泵时就默示许可客户可以无限制地实施其专利。虽然我们同意客户有实施专利的默示许可，但对许可的范围和含义，我们不同意被告的主张。原告销售气泵的情况表明，其顾客可以实施该专利，并且可以进行修理。但不能认为原告及其客户预期其实施专利的期限超过气泵的使用寿命。原告只销售气泵，而不是整个设备，我们认为默示许可只在气泵的使用寿命内。在原告出售的气泵已经报废以后，被告销售专用于专利的气泵使客户更换了已经报废的气泵并继续使用，已超出了原告默示许可的范围。被告的行为构成帮助侵权。7、“压力袖案”（Kendall Co. v. Progressive Med. Tech. Inc）9 此判例是由美国联邦巡回上诉法院于1996年作出的。原告拥有一个医疗设备专利，该设备主要用于向患者四肢加压，以治疗和防止静脉血栓。该设备主要有三部分：控制泵、压力袖和连接管。使用原告产品的医疗机构为防止感染，在每个病人使用后更换一次压力袖。原告并不反对这样使用，并且在其出售的压力袖替换件的包装上标明“一次使用，不得重复使用”。顾客购买了控制泵和连接管时知道这是可以重复使用的，而在购买压力袖时知道这是一次性使用的。因此，顾客一般购买一个