通用名称的商标权问题研究 2011-07-11 11:07:23杜颖摘 要 通用名称不具有内在商标显著性, 美国、德国、法国和我国商标法律制度从不同的角度、以不同的方式在一些特殊的情况下认可通用名称具有商标意义。此种立法取舍, 除了符合通用名称与商标关系的内在逻辑基础外, 我国新商标法规定了使用获得商标显著性的方式也为其提供了技术支持。但是, 赋予通用名称商标意义在适用中会引发很多问题, 包括通用名称的认定问题, 本来具有显著性的商标沦为通用名称而丧失显著性并进而丧失商标权的保护问题。关键词 商标 ，显著性，通用名称1982 年中华人民共和国商标法(以下简称商标法) 以及 1993 年第一次修改后的商标法均在第 7 条规定, 商标使用的文字、图形或者其组合, 应当有显著特征, 便于识别。2001 年 10 月第二次修改后的商标法在第 9 条规定, “申请注册的商标, 应当具有显著特征, 便于识别, 并不得与他人在先权利相冲突。”这些规定都明确了商标的“显著性”构成要素。1但是, 有所不同的是, 1982 年商标法以及 1993 年第一次修改后的商标法在第 8 条规定, “本商品的通用名称和图形”不能做商标标志使用。而 2001 年修改后的商标法在第 11 条规定, 下列标志不得作为商标注册:(一) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二) 仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三) 缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征, 并便于识别的, 可以作为商标注册。这一条第 2 款的规定实际上改变了旧商标法对于通用名称的态度: 具有显著性的通用名称可以获得商标权保护。立法转变态度的原因何在? 本文结合其他国家商标法律制度对于通用名称的认识, 力求解释我国商标立法如此取舍的原因, 并分析如此规定在法律适用中遇到的问题及其解决途径。 一、通用名称商标意义的比较考察如果对照一下法国知识产权法典的规定, 我们不难发现, 我国现行商标法关于通用名称的规定直接借鉴的是法国的规定。法国知识产权法典在 711-2 规定了缺乏显著性的标记: a) 在通常或职业用语中纯粹是商品或服务的必需、通用或常用名称的标记或文字; b) 用以表示商品或服务的特征, 尤其是种类、质量、数量、用途、价值、产源、商品生产或服务提供的年代的标记或文字; c) 纯由商品性质或功能所决定的外形、或赋予商品以基本价值的外形构成的标记。同时又规定: 除 c) 款所规定情况外, 显著性可以通过使用取得。分析这一条的规定, 我们认为, 法国法也使用了固有显著性和通过使用获得显著性的分类, 其中产品的通用名称可以通过使用获得显著性。但是, 同是大陆法系的德国却是另外一种规定方式。德国商标法第 4 条规定了禁止使用的标记：（一）普通名称不能作为商标注册。(二) 以下各种标记不能注册: （1）缺乏识别力的标记, 或者完全由数目、字母组成的或者只是由关于商品的种类、产期和产地、性质、用途、价目、数量或重量的词语组成的标记; (2) 包含有任何国家的纹章、国旗和其他标志, 或地区性纹章、在本国内的地方自治团体的联合组织纹章, 或其他地方自治实体的联合组织的纹章的标记; . (三) 上述第(二) 款第(1) 项所列的商标, 如果是在贸易中已经成为区别申请人产品的标志, 可予以注册。分析该条规定, 我们得出,德国商标法也规定了不具有固有显著性的商标可以通过使用获得显著性, 但通用名称被排除在外。条文的简单对照似乎给我们这样一个信息: 关于通用名称能否获得商标保护, 中国与法国持肯定态度, 而德国持相反的态度。但是, 我们这时忽略了另外一个环节, 商标权取得方式的非单一性注册并非取得商标权的唯一途径, 除此之外, 还有使用取得商标权的方式。2当前, 世界各国关于商标权的取得方式的规定主要有三种模式: 有采单一注册制模式, 如我国和法国; 3有采单一使用取得制模式，如美国; 4有采注册制和使用取得制复合模式, 如英国5和德国。德国起初只采用注册原则，后来法院承认了使用可以为商标带来市场声誉, 从而也具有产生商标权的效力, 立法机关便于 1934 年肯定了使用原则。61995 年 1 月生效的德国现行商标法扩展了产生商标保护的途径。该法明确规定, 商标保护应同等地产生于注册或使用。在德国, 对于经注册取得之商标称之为“形式商标权”,对于未经注册但已经使用之标识在一定条件下亦予以保护, 而称之为“实质商标权”, 只要一定之表征(Ausstattung) 在特定交易范围内被当成是某项商品或服务之标记, 而能与他人所提供之商品或服务相区别, 即受到商标法之保护, 亦即此种权利系基于该表征因被使用, 在交易上取得一定之价值与作用(Verkehrsgeltung) 而受到保护。7 这样, 尽管通用名称在德国不能通过注册取得保护, 但不排除其通过使用获得一定的价值, 而在特定交易范围内被当作某商品或服务的表征, 并进而获得商标权的保护。据上分析, 我国、法国和德国就通用名称的规定, 并没有根本差异。那么, 英美法系国家的态度如何? 我们来考察一下美国的情况。美国法不采用通用名称的提法而使用“属名( generic term) ”一词。美国判例认为, 属名是某特定种类(species)产品的属(genus) 。8属名直接告诉消费者要买的东西是什么, 而不是谁生产的什么商品。因此, 一般来说, 即使再充分的证据证明, 属名已经获得了与某特定生产者联系在一起的第二含义 (secondary meaning) , 9 也不能使属名转化为一种注册商标。10这似乎告诉我们, 美国法中, 属名绝对不具有商标意义。但是, 普通法属名判断标准的变化却向我们提供了另外一种线索: 在特定的情况下, 属名具有商标意义。美国法院在解决如何判断属名的过程中发展出两种准则: 一种是主要意义标准(primary significance test) , 它针对的是因商标权人未控制第三人的不当使用而导致商标沦为属名的情况。一种是属种标准(genus2species test) , 主要适用于商标内在具有属名意义的情况。根据前种标准, 法院要判定, 大多数的消费者或者相关公众认为商标用语主要用来区别商品, 还是区别生产者。依据该标准, 要证明商标已经成为属名, 则当事人必须证明: 第一, 确定与争议商标有关的产品类别或服务类别; 第二, 确定购买该类产品的相关公众; 第三, 证明该商标对相关公众的主要意义是区别产品, 还是生产者。11根据属种标准, 如果特定产品或服务属于某一大类产品, 则该大类产品名称就构成属名。12属种标准会给商标所有人带来不公正的后果, 因为它是一个纯粹的客观准则。商标是一种发挥心理功能的标识, 它体现的是消费者的一种认知状态, 因此, 用纯粹客观的标准来评判商标显著性的问题是不科学的。美国最高法院 Frank2 furter 大法官在Mishawaka Rubber & Woolen Mfg1 Co1 v1 S1S1 Kresge Co1 一案中提出, 我们是按照标记来生活的, 我们也依据标记来购买商品。商标是引导购买者选择所需的一种商品的捷径, 我们甚至也可以说, 商标引导购买者决定自己需要什么。商标所有人千方百计地想利用人类的心理倾向, 通过动人的标记的吸引力来营造一种消费氛围。不论它采取什么样的手段, 其目的只有一个: 通过商标, 向潜在的客户传递一种对商标标注的商品的渴望。一旦这种目的达到了, 则商标所有人就获得了某种价值。如果其他人窃取这种标记产生的吸引力, 商标所有人就有权获得法律救济。这就是对商标进行法律保护的基本思路。13这说明,法律之所以对商标进行保护, 是因为它认可标记发挥的心理功能 (psychological function) 。14因此, 美国联邦巡回法院上诉法院后来修正了纯粹客观的属种标准, 将主要意义标准引进该标准, 从而修正为两步判断准则: 第一步, 确定对于争议商标来说, 什么是商品或服务的属名? 第二步, 相关公众是否主要把该商标用语指称为商品或服务的属名。15这样, 美国法将属名问题交给了“相关公众”的主观判断。实际上它在一定情况下也承认属名的商标意义, 而这是通过严格属名的认定标准、限制属名的认定、而将很多名称排除在属名意义之外达成的。二、我国商标法赋予通用名称商标意义的原由解析通过上文的论述, 我们得出以下结论: 我们考察的 4 个国家, 在对待通用名称的态度上有一个共同点在一定情况下承认其具有商标意义。虽然, 实现的路径各异, 或直接从立法上加以明确,如我国和法国; 或间接通过认可通用名称可以通过使用方式获得商标权保护来承认, 如德国; 或以严格通用名称认定标准的方式为其获得商标含义留出空间, 如美国。那我们不仅要问, 上述各国态度基本一致的原因何在？我国立法态度发生转变的基础何在？首先，美国普通法态度的转变以及判例对相关理由的陈述就已经做了最好的说明。在判断是否具有商标显著性时不能依外观构成说判断, 应该依自他商品识别力说, 显著性乃商标借以识别自己与他人商品之能力, 是一相对的概念, 须考虑该商标使用的商品、商品的消费者等因素。16 在判断标志是否为商品的通用名称时, 更不能依据客观标准或者外在标准。对于通用名称是否具有商标含义, 其判断权利不在立法者、司法者手中, 而在消费者的意识中。这从根本上否定了立法或判例做刚性规定的可能。其次, 特定商品本身代表的是类产品, 因此,不管商标的显著性有多强, 它也必然体现一定的通用名称的意义。可以说, 商品本身就是产品类别与商标结合在一起产生的一种印象, 很难从客观上将二者完全剥离开来。通用名称能否具有商标意义,取决于商标指代生产者的意义和指代产品的意义在消费者那里的博弈结果。如果说, 在消费者的认识中, 商标带来的产品概念很弱, 而生产者概念非常强, 则通用名称具有商标意义。这时, 商标标识的通用名称意义并没有完全丧失, 只是被另一种更显著的、更突出的意义遮蔽了, 这种意义就是该名称的商标意义。但严格意义上说, 这时商标对消费者的意义已经不是通用名称了。再次, 第二次修改后的商标法在第 11 条第 2 款明确规定了商标可以通过使用获得显著性, 这为通用名称注册为商标提供了技术支持。商标的显著性可以通过两种方式取得:固有显著性和通过使用获得显著性。各国商标法律制度实际上都已经承认商标标识可以通过使用途径获得显著性。美国法院认为,根据商标与所标识的商品的关系, 标识可以应分为“属名的”(generic) 、“叙述的”(descriptive) 、 “暗示的”(suggestive) 、“任意的(arbitrary) ”或者 “臆造的”(fanciful) 。因其内在具有的显著性强弱层次不同, 其商标意义也不同。17没有自身含义的臆造词汇、具有自身含义但与指定的商品没有任何内在联系的任意词汇, 自动获得商标保护, 因为它们具有识别特定产品来源的固有功能。18暗示性词汇要求消费者通过想象、思考或者感觉, 来猜测商标和产品之间的联系, 得出一种联系结论。19暗示性词汇也具有固有显著性或称内在显著性, 而叙述性词汇则不然, 因为它直接描述了商品或者服务的颜色、气味、成分、功能等特征。叙述性词汇仅在其已经通过销售、市场营销、使用或者时间的经过而在消费大众那里获得第二含义, 从而使消费者把商标与特定的来源联系起来时, 才会获得保护。20这里的第二含义就是通过使用获得的显著性。英国商标法在第 9 条第 3 款规定裁判官在决定一项商标是否适于区别商品, 可以从以下方面考虑: (1) 商标是否原本适于区别商品; (2) 商标通过使用或其他原因, 是否实际上已适用于区别商品。这也是对固有显著性和通过使用获得显著性的