商标权与著作权的权利冲突及解决路径 以公平效益为视角 作者：金炜 发布时间：2011-09-13 10:40:27内容提要：商标权与著作权发生冲突时，既要保护在先著作权人合法权益，也 要关注在后商标权人的正当权益。司法实践中，法院要加强对权利冲突案件的 司法审查，妥善处理纠纷。保护在先著作权，以禁令形式撤销商标权是解决权 利冲突的首要原则，客观上却导致了公平效益的缺失。因此，在确认侵犯在先 著作权的前提下，司法应该兼顾公平与效益，作出更为合理的裁判；同时应充 分倡导权利人的意思自治，以和解实现共赢。关键词：商标权 著作权 权利冲突 公平效益近年来，伴随着知识产权日益成为社会竞争的重心，知识产权之间的权利冲突 现象日渐显现，商标权与著作权的权利冲突就是其中的重要表现之一。商标权 与著作权的冲突是指不同的主体依据商标法和著作权法对同一客体分别享有商 标权与著作权，由此而产生的商标权人和著作权人实际利益关系相互抵触的法 律状态。从法理来讲，著作权与商标权相比一般是在先权利，因为具有独创性 的商标标识在取得注册之前首先要设计创作完成，而著作权自该标识（作品） 创作完成即自动产生。司法实践中，商标权与著作权冲突的典型案例屡屡成为 社会关注的焦点，诉讼长达两年之久的“上岛咖啡” 1注册商标权与著作权 冲突纠纷更是引发理论界和实务界的广泛争论，值得我们反思。一、商标权与著作权冲突的成因分析（一）商标权与著作权指向同一客体客体的同一性是权利冲突存在的首要条件。著作权是权利人对具有独创性、可 复制性的智力创作成果所享有的权利，保护的是作品的独创性，其客体属于智 力劳动成果；商标权是权利人对其注册商标依法享有的专有使用权，保护的是 商标的识别性，其客体属于工商业标记。可见，商标权与著作权作为两项不同 的知识产权，在权利的性质及功能上均有较大差别，一般不会发生权利冲突。但如果当事人未经许可，将他人享有著作权的作品申请为注册商标或者作为商 标加以使用，即某个受著作权法保护的“独创性”作品同时又具备商标法要求 的“识别性”，商标权与著作权指向同一客体时，就会产生权利冲突。实践中， 商标权与著作权冲突主要表现为商标申请人将他人享有著作权的具有显著性的 文字、美术、摄影等作品注册为商标，该标识（作品）受商标法和著作权法的 双重保护，由此产生商标权与在先著作权的权利冲突。（二）商标权与著作权的权利取得方式不同根据法律规定，著作权适用自动取得制度，自作品创作完成起依法自动产生； 自动取得制度未进行公示，其权利人很难为外界所知。商标权适用注册登记制度，由商标申请人按法定程序向商标管理部门申请后核准注册而产生，并向社 会公告。一明一暗的两种权利状态，导致在商标注册过程中，难免会出现商标 申请人确实不知道存在其他著作权人或者明知却隐瞒商标管理部门的情形。商 标管理部门在审查过程中客观上也无法知晓著作权人的真实存在，最终导致商 标权侵犯在先著作权的后果。（三）商标权与著作权分属不同主体因为商标权与著作权分属不同的权利主体，才导致权利冲突的发生具有了现实 可能性。商标权与著作权的权利冲突实质上是权利人之间实际利益的矛盾和抵 触，只有当依存于同一客体之上的商标权与著作权分属于不同的主体，这种利 益的矛盾和抵触才有可能发生。如果两种利益属于同一主体享有，那么权利人 就可以选择商标法或著作权法对其客体进行双重保护，权利冲突就不会实际发 生，而是构成了权利的竞合。二、商标权与著作权冲突的解决原则（一）保护在先权利原则尊重和保护在先权利是解决知识产权权利冲突的基本原则。保护在先权利原则 要求在后权利的创设、行使均不得侵犯在此之前已存在并受法律保护的在先权 利。侵权不可能产生新的权利。如果在后权利是以侵犯他人在先权利为基础， 将可能被认定无效或权利受到限制。因此，擅自将他人享有著作权的作品注册 产生的商标权，是一种存在于他人合法在先权利基础上的有瑕疵的民事权利。 当商标权与著作权发生冲突时，根据保护在先权利原则，在后的商标权可能被 依法撤销。各国知识产权立法几乎毫无例外地贯彻这一原则。德国商标法规定，“商 标注册人以外的其他人，在注册商标的在先权日之前，已获得上述第 9 条至第 12 条所述权利之外的其他权利，并且该权利人有权禁止在整个德国领土范围内 使用该注册商标，则可撤销该商标的注册。前款所述的其他权利包括：三、著 作权；”意大利商标法规定，“除不符合第 16 条所列举事项的标识之外， 下列也不得被注册:六、标识的使用将侵犯他人的著作权、工业产权或其他专 有权。”我国台湾地区 1997 年修订的商标法规定，“商标注册后有下列情 形之一者，商标主管机关应依职权或利害关系人申请撤销商标专用权: 四、 商标侵害他人之著作权、新式样专利或其它权利，经判决确定者。”2 我国商标法规定，“申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲 突”，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。并规定初步审定的商 标在商标公告上公布，任何人自公告之日起三个月内可以对不具备合法性、 显著性、非功能性和侵犯在先权利的初审商标提出异议。如果异议成立，则商 标不予注册。商标法第 41 条规定，如果在后商标权侵犯他人在先权利，自商标 注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定 撤销该注册商标；对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。可见， 我国立法和国际保持一致，均旗帜鲜明的确立保护在先权利原则。司法实践也以此为据，在商标权与著作权冲突案件中保护的是在先著作权，前述的“上岛 咖啡”案以及早期著名的“武松打虎图”3、“三毛及图”4等诸多典型判 例，无一例外以侵犯在先著作权为由撤销了商标权。（二）权利丧失原则权利丧失原则是对权利人行使权利的限制，体现了知识产权利益平衡的宗旨。 权利丧失原则，就是若权利人明知或者应知享有权利，却于一定时间怠于行使， 则丧失对在后权利的撤销权。在商标权与著作权冲突中，在先著作权人本有权 撤销在后注册的商标或禁止商标使用，如果其怠于行使权利而容忍在后商标一 定时期，就会丧失撤销该商标或禁止商标使用的权利。这一制度是为了维持商 标权人、著作权人以及社会公众之间的利益平衡。因为在先著作权人容忍在后 商标的长期使用，商标权人便会产生在先著作权人不再追究的信赖，并基于这 种信赖对其商标进行投资和宣传，该商标可能成为消费者选择商品或服务的稳 定标志，产生较高信誉价值。此时，如果还一味撤销在后商标，会使在后商标 权人的所有投资和心血付之东流，苦心积累的商誉价值毁于一旦；如果著作权 人再许可第三人将其作品注册为商标，那么第三人就会承继原商标权人创造的 无形资产，消费者也要重新识别商品来源、辨析商品质量；这无疑是不合理的。 因此，法律应当对在先著作权人的权利行使进行必要限制，规定一定的撤销期 间，以平衡商标权人与在先著作权人之间的利益。纵观各国，美国商标法规定，在先著作权人可以请求撤销在后商标的注册。 该请求权的行使期限是 5 年，自在后商标注册之日起计算。超过 5 年，在先权 利人即丧失请求撤销在后商标的权利，除非在后商标是通过欺骗的手段注册的。 ”德国商标法对在先权利人的撤销权分别规定了两个例外:一是著作权人在 明知的情况下，默认商标权人连续 5 年使用作品，那么该著作权人无权再禁止 商标权的行使；二是如果著作权人在提起撤销请求之前同意了该商标的注册， 则不可以撤销该商标的注册。另外，意大利商标法规定，当商标侵犯在先 著作权时，原则上该商标无效，但在以下两种情形下除外：一是商标已因其使 用而获得显著性；二是著作权人明知且容忍善意的商标权人连续使用商标长达 5 年以上。5 根据我国商标法规定，自商标注册之日起满五年，在先权利人将丧失申请撤销 商标的权利；但驰名商标是个例外，对恶意注册的不受五年的时间限制。该规 定有利于督促权利人积极行使权利，保护在后商标权人的利益。当然，在丧失 撤销权之后，在先著作权人仍可在诉讼时效期间内对商标权人提起侵权的民事 诉讼，此时法院不应再判令停止使用该注册商标，但商标权人仍应当支付相应 的著作权许可使用费。（三）公平效益原则利益是权利的基础和根本内容，又是权利的目标指向，是人们设定某项法律制 度所要达到的目的之所在。6 从法律经济学的观点看，法律制度应当以效益 为价值取向，应当朝着促进社会经济效益最大化的方向发展。在配置可能冲突 的权利时，应当在维护法律公平正义的前提下，兼顾当事人之间、当事人与社会公众之间的利益平衡。商标权与著作权发生冲突，强制性剥夺任一权利，都 将带给权利人巨大的损失。因此，如果各权利人能够权衡利弊，相互冲突的两 项权利能够达成谅解，例如采取赔礼道歉，签订许可使用协议、赔偿权利人经 济损失、支付使用费等多种形式；以此避免商标权被撤销，著作权人也获得了 人身及财产权利上的保障，能最大程度的实现公平与效益。三、商标权与著作权冲突案件的司法审查我国现行立法和司法对商标权与著作权的冲突有两类救济途径：一是事前救济， 包括商标局依职权驳回申请和在先权利人在异议期间提出异议；二是事后救济， 包括在先权利人向商标评审委员会申请撤销注册商标和直接向人民法院提起侵 权之诉。在现有法律框架下，法院在审理涉及商标权与著作权冲突的民事及行 政案件时，应该针对具体案情，注重以下方面的司法审查。（一）作品的认定作品是著作权产生的前提和基础；没有作品，就没有著作权，也就不会发生著 作权与商标权的冲突。依据著作权法实施条例，作品是指文学、艺术和科 学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。其中，独创性是构 成作品的关键条件。而独创性的判断是一种对智力创造程度质与量的综合分析， 立法难以规定独创性的具体量化标准。司法实践中，美术、摄影等作品因其显著性成为了商标常见的表现形式，容易 引发商标权与著作权的冲突，其独创性判断相对容易。同时，经常有当事人要 求依著作权法保护其作品标题或者角色名称等；对此，我们仍要以其是否达到 了一定的独创性高度为标准进行判断。作品标题，是作品主题思想的集中反映， 如果符合独创性条件的，应受著作权法保护。但是大部分的作品标题表现形式 有限，往往采取借用、模仿属于公有领域的字、词、句作为标题，达不到独创 性高度的要求，很难脱离作品整体而单独成为著作权法保护的客体。早期的儿 歌娃哈哈作者状告杭州娃哈哈集团侵犯娃哈哈歌名著作权一案，上海市第 二中级人民法院就以“作品名称不在著作权法保护之列”为由驳回了原告的诉 讼请求。72008 年，连环画灌篮高手的著作权人主张“灌篮高手”商标 与其书名标题相同，损害在先著作权一案中，商标评审委员会及法院均以“灌 篮高手”不具备文字作品要求的独创性，不是著作权法保护的文字作品为由， 不予支持著作权人的主张。8至于作品中的虚拟角色名称，因其具有虚拟性质， 谈不上“姓名权”或“肖像权”，不能得到传统民法的保护；学者提出的角色 商品化权现无明确法律依据；单一的角色名称同样不具有独创性，不属于著作 权法保护的作品。例如，在“龙太子”商标侵权案中，被告就抗辩“龙太子” 来源于其享有著作权的作品龙族天下及后续创作的动画片龙脉传奇中 主人公名称“龙太子”，是著作权的合理使用；但法院以“龙太子”文字组合 不具有独创性，不属于著作权法保护的作品为由，未采纳该抗辩理由。9可见， 在司法审查中，我们要从独创性高度合理认定争议对象是否属于著作权法保护 的作品范畴，排除那些不受保护“非作品”对象，这是正确处理商标权与著作 权冲突的前提。（二）著作权的在先性保护在先权利是处理知识产权权利冲突的基本原则之一，它要求同一客体上存 在多个相互冲突的知识产权时，按照权利取得的先后顺序保护在先权利。因著 作权自创作完成自动产生，而商标权自注册登记产生，著作权的在先性要求该 作品的创作完成时间须早于商标的申请注册时间。否则，不仅不能产生在先著 作权，著作权本身的合法性也成为问题。（三）实质性相似加接触可能性的判定“