浅析发明人在专利实质审查过程中的答复方法Analysis of the reply way in the process of substantive examination to the inventor摘 要：本文从实际工作中遇到的问题出发，针对专利发明人在发明专利实质审查过程中如何进行思考和答复的问题进行分析，并通过实际案例，从专利发明人的角度对审查员的意见通知书进行理解和答复思考，便于专利代理人正确理解该专利技术的真正创新点，以及和对比文件的区别性差异，期望达到更好的答复效果。关键词：发明人 答复 实质审查 区别技术特征一、前言面对新形式下的经济环境，国家提出了“以创新促改革、以创新促发展”的科技创新发展战略，以促进产业升级，科技创新与转化过程中，专利起着较为重要的作用，在新形势下，为了保证申请效率和专利申请质量，大多数企事业单位专利均是通过专利代理机构完成专利申报工作的，作为需要经过实质审查的发明专利，发明人在专利申请初期提供交底材料以及和专利代理人沟通后，在专利实质审查过程中的沟通也对专利的答复方向甚至专利能否授权起着重要作用，本文根据实际工作过程中，发明人在拿到审查意见时遇到的疑问，针对发明人在实质审查过程中如何答复审查员的意见通知书进行探讨。二、发明人专利申请中的作用根据专利法实施细则第十三条规定，发明人：指发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。作为专利技术的实际创造者，发明人是最清楚专利技术方案和熟悉本领域专业水平的人，因此通过发明人和专利代理人之间的沟通，确定发明的创新点、保护点和对技术变形、进一步优化方案等才能更好地体现在专利申请文件当中，而在发明专利的实质审查过程中，发明人的观点更成为审查员能否接受专利具有创造性的关键，最终影响能否授权。三、实质审查过程中发明人的答复思路1.看懂审查意见通知书的内容首先从整体性出发，了解审查员对本申请的倾向性意见。a.发明人在收到代理机构转发的第一次审查意见通知书时，可以先看第二页，审查员关于权利要求书勾选的项目，可以看出审查员对该专利的第一次倾向性意见，如下图所示，审查员认为该发明权利要求中的1-7项不具有创造；图1b.从上图的图1下方还可以看到，发明人可以从“7-基于上述结论性意见，审查员认为”看到审查员的倾向性意见；如图1中的例子可以看到，审查员对该申请的创造性有较大质疑，就需要代理人和发明人引起重视，考虑如何进行答复来说服审查员；c.从审查意见通知书的最后一页最后一段话来看，也可以看到审查员对该专利的总结性意见；d.另外，发明人还可以从审查意见的第一页的对比文件数量、整个审查意见书的页数来看，如果审查意见书的页数较多，则有可能是审查员对该申请的权利要求均进行了评述，就需要发明人仔细对审查意见的内容进行分析了。当然，最好的方式是发明人将审查意见通知书的内容认真阅读和分析，但目前大多数的发明人在拿到审查意见通知书时都不会引起重视，通过以上简单的判断方式了解审查意见的方向后，在审查员的倾向性意见对该专利授权不利时，就应该认真分析审查意见的内容了。2.分析审查员的意见是否正确在发明人得到审查员的意见后，需要对审查意见通知书的内容进行深入理解，才能对审查意见中的内容进行质疑和答复，那么应该怎样针对审查意见的内容进行思考呢？a.发明人作为本申请的技术领域内的技术人员，首先可以看下对比文件1的技术方案是否和该申请有关联性，如技术领域是否相同、解决的技术问题和达到的技术效果是否相同、技术方案是否存在实质性区别等；b.重点分析审查员对独立权利要求和对比文件的区别描述，由于各个专利撰写时对结构零部件或过程的命名有所差异，审查过程中审查员会首先找出对比文件1和本申请的区别特征，在有类似的结构或过程时，审查员通常会提到对比文件中有什么结构或特征，就相当于本申请的对应特征；这时，发明人可以分析这个相当于前后的特征是否能够相当于起来，若不能，需要详细说明理由，作为一个和审查员争论的点，审查员作为专利审查人员，对于具体的专业领域不一定有发明人认识深刻，这样的等同特征的判断不一定准确，所以发明人可以抓住这一点进行分析，得出较为重要的区别技术特征；c.分析审查员得出的区别技术特征和实质解决的问题，这里也是比较关键的地方，可以质疑审查员得出的区别技术特征正确性和准确性，有的区别技术特征并不是简单的除了和对比文件相同或相似部分以外的文字，有的区别技术特征是需要结合审查员已经排除的相同部分才能得出的区别，这里的区别技术特征也最容易被忽略，当然最后得出的该申请实质解决的问题也就有所不一样了，这也就是一个可以争论的点；d.接下来审查员会针对区别技术特征进行意见陈述，一般采用直接评述或另外找一份对比文件来进行创造性论述；发明人这时需要对新的对比文件进行分析，判断技术领域、技术问题和技术方案是否真的和该申请有所关联，能否通过该对比文件得到启示，并将原因详细描述清楚；e.对从属权利要求的审查意见进行分析，在从属权利要求的审查意见中，有的会写的比较简单，发明人认为比较重要的技术特征，还是可以重点进行说明和解释，作为后续进行权利要求增加特征或合并的参考。3.与专利代理人的沟通发明人通过上述过程对审查意见的认识和分析，能够得到一个较为系统的答复意见，最好通过文档的形式发给相应专利代理人，可以再结合电话沟通的形式进行解释，这样代理人就能在阅读技术文档的基础上对对比文件和该发明的实质性内容有更进一步的理解，便于对审查员的第一次审查意见以及后续的审查意见进行答复，这样的方式也可以节约发明人后续答复过程中的精力和时间。4.忌讳的沟通方式在发明专利的答复过程中，如果专利代理人和发明人之间不能较为顺畅的沟通、以及较为实质性地认识本领域相关技术知识，特别是对比文件，将会影响对答复过程中的一些重要关节把握，影响答复效果，所以发明人和专利代理人沟通时需要注意的方式是：（1）发明人仅以口头形式回答代理人提出的关于审查意见中的疑问，这样就不能完全发挥作为本领域内具备较强专业知识和经验的发明人的意见陈述优势；（2）发明人不以文字和文档形式整理答复思路和意见，仅通过口头陈述形式，这样的不好之处在于代理人有可能不能完全记住发明人的意见，而且还有可能理解偏差。四、实际案例下面以一个实际案例说明发明人在实质审查过程中的作用，如下图2所示，审查员对该申请的权利要求1的创造性进行了全盘否定。图2该申请的发明人在收到该审查意见通知书后，提出了“在本领域的实际检测工作中，由于被检对象的扭矩值要求不同，一个固定的传感器不能满足所有的要求，常常需要更换适合的扭矩传感器，本申请权利要求1与对比文件1和对比文件2相比，创造性的设计在于将传感器与减速机的连接方式，采用镶嵌结构，对比文件1中采用的是法兰盘螺纹锁住的方式，对比文件2中，传感器固定在支撑板之间，都无法实现快速插拔更换传感器”，并给出了该镶嵌结构的具体方式，专利代理人在得到发明人这个意见后，找到该申请同时申报的关于该镶嵌结构的实用新型专利，得出该申请实质解决的问题是：如何实现标准扭矩仪的快速更换，满足不同的检测对象，实现高效检测的目的。最后通过该区别技术特征并以本技术领域内扭矩传感器的通用结构、实际使用过程中经常遇到的问题和该申请的技术突破点出发，进行了意见陈述，审查员也接受了该意见，最终获得授权。由此可以看到，发明人找出的区别技术特征和审查员仅从文字上得到的区别技术特征是有较大区别的，也才导致了审查员认为该申请的权利要求1不具有创造性，因此发明人在实质审查过程的重要作用是不可忽视的。五、总结通过以上论述可以看到，发明人作为申请专利的技术领域内的专业人员，对于技术的理解和对比文件的认识均较高，对于审查员该申请文件和对比文件的意见均可达到一针见血的评述，由此得到的争论理由是很有价值的，可以在不修改权利要求的情况下得到较为理想的结果；另外，发明人在完整地对第一次审查意见通知书的内容进行分析和答复思路整理后，专利代理人根据发明的意见将对审查员后续的审查意见有较为清晰的答复思路和策略，有利于获得专利授权和较好的保护范围，也可以节约重复需要发明人对后续的审查意见进行分析时间，对合理把握专利审查的走向，对节约审查程序也大有益处。以上仅是作者在实际工作中的一点体会，如有错漏之处，还望理解！作者简介：杨正辉，男，现就职于四川力久律师事务所 专利代理人。注：本文为原创文章，如需转载，请注明来源，并在显要位置标注。6