从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起李越王轶杜国顺1摘要：预料不到的技术效果在创造性评判中扮演着何种角色是一个值得探讨的问题。如何厘清预料不到的技术效果与显而易见性判断之间的关系、掌握预料不到的技术效果的认定方式以及对比实验的审查方式均对创造性评判具有重要意义。实践中，针对上述问题在认识上的分歧直接导致创造性评判标准在专利行政和司法的不同审级中执行上的不一致，甚至评判结论大相径庭。本文拟由铁素体系不锈钢案入手，透过该案所涉及的两审法院和复审委合议组之间观点的异同，结合国内外专利审查实践，以客观公正地评价发明创造的智慧贡献为目的，探究对上述争议问题的解决之道。关键词：创造性 预料不到技术效果 显而易见性 “三步法” 对比实验一、引言在铁素体系不锈钢专利无效宣告案中，针对专利复审委员会作出的第18653号无效宣告审查决定，北京市高级人民法院在高行终字第1754号行政判决书中，基于争议专利实施例C1的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44，认为其专利取得了预料不到的技术效果2，从而推翻了专利复审委员会和北京市第一中级人民法院的观点。早前，北京市第一中级人民法院判决认为，实施例Cl与比较例C14-C16相比多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，即没有证据证明这种预料不到的技术效果是由区别技术特征所致，因而不能认可其创造性3。两级法院针对此专利的创造性判断的结论完全相左，且判决书中对创造性评判中技术效果的认定和针对“预料不到的技术效果”的判断采用的标准也不一致，而上述判决思路又均与专利复审委员会所作的第18653号决定存在分歧。在专利审查以及专利诉讼实践中，发明产生的技术效果与其创造性判断有着千丝万缕的联系，如果不理清二者的关系，则不能客观公正地评价发明作出的智慧贡献。本文拟从铁素体系不锈钢案出发，结合国内外专利实践，从预料不到的技术效果与创造性之间的关系角度入手，探讨如何客观地评价发明的创造性。二、案情简介第2.X号发明专利涉及一种耐腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其中争议的权利要求7限定了各组分的含量；附件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。二者元素组成相同，并且，复审委和两审法院均认定区别技术特征在于：权利要求7中Mn、Ti的含量范围落入附件4公开的上述元素的含量范围内。在上述区别技术特征的认定基础上，复审委与上述一审、二审法院有关创造性评判的主要观点如下：复审委认为，本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4同样公开了本领域技术人员可以根据需要调节Mn和Ti的用量，但不能超过其下限值和上限值;此外，附件4中多个实施例中Mn和Ti含量落入本专利权利要求范围内。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用Mn、Ti的含量，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果是可以预料的，本专利中也没有证明该小范围的选择产生了预料不到的技术效果。因此，基于所确定的区别技术特征及其实际解决的技术问题，本专利权利要求7相对于附件4不具备创造性4。针对专利权人争辩的本专利的比较例C16能够证明因Cr含量的不同导致本专利耐间隙腐蚀性优异的观点，复审委认为，比较例C14、C15、C16的产品最大侵蚀深度均在800m以上，耐间隙腐蚀性差，其中C14和C15中Cr含量分别为14.86和15.22，同时在本专利和附件4所述的范围之内，故该实验数据不足以证明C16产品的性能结果是仅由Cr含量的不同所致，且Cr含量范围并不是权利要求7与附件4之间的区别特征，因此，本专利相对于附件4没有取得预料不到的技术效果。5。一审法院认为，发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果，而其预料不到的技术效果也是确认其“实际要解决的技术问题”的关键所在。因此，需要考虑本专利说明书中是否有证据表明，该区别的存在使得权利要求7具有了预料不到的技术效果，使不锈钢具有耐间隙腐蚀性的效果，方能以此确定其“实际要解决的技术问题”是改善耐间隙腐蚀性。如果专利权人无证据证明这种预料不到的技术效果是该区别所致，那么本领域技术人员在附件4的基础上为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择同样可以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢6。本专利说明书中只有编号为Cl的钢涵盖在权利要求7的范围内，但其与比较例C14-C16相比，由于多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，故本领域技术人员为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢是显而易见的，因此，权利要求7相对于附件4不具备创造性7。二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。本案权利要求7属于附件4的技术方案的选择发明，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书记载的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516m，而对比例C16的最大侵蚀深度为925m。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性8。三、三种不同的创造性评价方式在评价发明的创造性时，上述三个审级的评判过程呈现了有趣的三种不同方式，使得审查实务中有关创造性判断的不少争点被集中反映出来。笔者将三个审级的创造性评判方式具体对比如下：表1本案涉及的三个审级的创造性评判对比表评价因素复审委一审法院二审法院显而易见性的判断是否采用显而易见性的判断方式是是否是否确定区别技术特征是是是是否确定实际解决的技术问题否未正面确定，但认定专利权人主张的技术问题不成立否是否进行技术启示的判断是。但针对的是根据实际需要将区别特征作为常规选择引入是否有启示是。但针对的是获得高温下的优异强度进行选择是否有启示否备注：复审委和一审法院虽采用“三步法”，但均没有正面认定发明实际解决的技术问题，之后所进行的技术启示的判断也是针对不同的技术问题判断是否存在启示。预料不到的技术效果的认定是否认可本专利相对附件4产生更好的技术效果未表态未表态认可是否判断技术效果与区别特征的引入之间的关系判断。但不认可二者间有关系判断。但不认可二者间有关系没有判断。是否判断技术效果的可预见性因不认可效果与区别特征的引入有关而直接否定效果是预料不到的未表态未判断。直接由实验数据有差异得出效果是预料不到的结论备注：复审委与一审法院均首先分析技术效果与区别特征之间的关系，而二审法院仅关注实验数据是否存在量化差异。对比实验证据的审查是否对实验数据予以考虑是是是是否认可实验证据的真实性是是是是否考察实验样本的选择具有代表性或可比性考察。但不认可具有代表性和可比性考察。认可具有代表性和可比性是否判断实验结果与区别特征的引入间的关系判断。但针对的是Cr含量特征判断。但针对的是Mn,Ti含量特征没有判断备注：对于实验样本的选择是否具有可比性和代表性，三个审级均予以考察，但由于考察的标准不同导致结论不同。尽管复审委与一审法院强调要判断实验结果与区别特征的引入间的关系，但针对的区别技术特征却不同，而二审法院没有考虑二者之间的关系。复审委遵循“三步法”进行判断，认为附件4中给出了进一步选择Ti和Mn的含量范围的技术启示，且对本领域技术人员来讲是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，亦不认可本专利通过对该小范围的选择产生了预料不到的技术效果，但没有对发明实际解决的技术问题进行正面分析和认定，相应地也没有正面认定本专利相对于附加4产生的是何种技术效果以及回应专利权人所强调的提高耐间隙腐蚀性的效果和有关二者发明目不同的争辩。一审法院认为，具有预料不到的技术效果是发明具备创造性的重要考虑因素，预料不到的技术效果也是确认发明实际要解决的技术问题的关键，且预料不到的技术效果应当是区别技术特征所致；相应地，用于证明预料不到的技术效果的对比试验的设计也应当与区别特征之间存在因果关系。代表本专利的C1与代表现有技术的比较例C14-C16因多种元素含量均存在差异，不能证明区别技术特征Mn和Ti含量的不同带来了耐腐蚀性的改善，不能证明发明实际解决了改善耐腐蚀性的技术问题，因而本领域技术人员在附件4范围内进行选择是显而易见的。二审法院主张以“预料不到的技术效果”的判断作为一项独立的创造性评判方法来替代“三步法”，即，认为只要发明具有预料不到的技术效果就应当认可其创造性。在认定预料不到的技术效果的过程中，仅将落入本专利范围内的C1与落入附件4范围的C16的效果数值进行对比，由C1比C16耐腐蚀效果数值提高了44%，而直接得出本专利取得了预料不到的技术效果的结论；其间，没有考查所比较的C1和C16方案之间的差别是否体现争议专利和附件4的区别特征之间的关系，忽略了区别特征与预料不到的技术效果之间的因果关系，且未对判断预料不到的技术效果的考虑因素进行分析，似乎将数量上有差异等同于预料不到的技术效果，将发明作为整体实际产生的技术效果等同于基于区别特征产生的技术效果。首先，因本案涉及的各审级以及双方当事人对区别技术特征的认定均一致，故本文将有关区别技术特征认定的问题排除出本文探讨范围。然而，通过以上分析可以发现，三者在“三步法”的适用范围和条件、预料不到的技术效果在创造性审查中的地位、如何认定预料不到的技术效果、对比实验的审查等方面存在分歧。这些分歧的存在也常常导致在不同程序中审查标准执行不一致，为了客观公正地评价发明的创造性及其智慧贡献，本文拟对上述焦点问题作一探讨。四、焦点评析本案涉及创造性审查基准之争，体现了不同审级之间有关“预料不到的技术效果”与创造性关系的不同观点。复审委认为，创造性的审查过程中，主要是判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见。一审法院认为，发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果，而其预料不到的技术效果也是确认其“实际要解决的技术问题”的关键所在。而二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。其中，尽管二审法院措辞上采用的是“不能机械地适用三步法”这样的表达方式，似乎可理解为，在判断创造性时不应仅考虑适用“三步法”而不考虑其它判断方法或者在适用“三步法”过程中不要机械教条，而非杜绝适用“三步法”；但由于判决同时又指出在上述情形下“应当”采用“预料不到的技术效果”的判断方法，如此说来，其厚此薄彼之意则昭然若揭；可见，上述二审法院观点是将“预料不到的技术效果”作为独立的创造性判断方法与“三步法”并列，并设立了“三步法”适用的禁区，这与实践中将“预料不到的技术效果”作为“三步法”创造性判断的辅助考量因素之一的普遍做法出现了分歧。下文将在对本案的具体案情的研究基础上，由“预料不到的技术效果”的概念、设立的本义以及指南的相关规定出发结合其他国家相关规定来诠释“预料不到的技