“FOR VOLVO”与商标合理使用辨析陈惠珍商标合理使用应包括商业性使用和非商业性使用，商业性使用中又包括叙述性合理使用和指示性合理使用。1 黄晖：驰名商标和著名商标的法律保护，法律出版社2001年5月出版，第189200页。限于篇幅和案例涉及的内容，本文主要论及商业性合理使用。被告辩称在汽车零件上标示“FOR VOLVO”是合理使用，本文由对商标合理使用的引介和分析，对被告的行为特征进行了剖析，认为合理使用应以不引起混淆或误认及不引起联想为界限。被告突出使用“VOLVO”商标，隐匿自己名称、商标，有使消费者误认或联想到商品与商标所有人之间有某种联系的可能，被告的合理使用抗辩不成立。一、“FOR VOLVO”一案的基本案情原告：沃尔沃商标控股有限公司被告：瑞安市长生滤清器有限公司瑞典的沃尔沃有限公司1997年在我国注册了“VOLVO”文字商标，后商标被核准转让给原告。“VOLVO”商标核定使用在第七类的过滤器（机器零件）等商品、第十二类的汽车、汽车组件及附件等商品上。2005年4月被告向海关申报出口叙利亚汽车用滤清器50箱。该滤清器上以醒目的、大号的英文标有“FOR VOLVO”字样，在数行不同语言的产品名称下，有小字体的单词“Replace”,在商品或外包装盒上未明确制造者被告的名称，也没有被告客户的名称。在滤清器上使用了激光标志，上面标有“OK”字样和叙利亚客户的公司简称英文字母。但该激光标志的底色为银白色，英文字母为白色，字体极小。又因是激光标志，只能在一定的角度和光线下，才能依稀辨认该英文字母，故该标注并不显著（见照片）。海关根据原告的申请，以被告涉嫌侵犯原告的“VOLVO”注册商标专用权，将上述50箱滤清器予以扣留。原告随即向法院起诉，认为：被告的产品与“VOLVO”商标所指定的商品构成相同或类似商品。被告未经原告许可擅自在商品及包装上使用“FOR VOLVO”标识，且不标注任何其他能够表明商品来源的商标、生产厂商等标记，导致“FOR VOLVO”成为标识该产品来源的唯一辨别符号，消费者会误以为产品来源于原告，或者与原告有某种特定联系，侵犯了原告“VOLVO”注册商标专用权。故请求判令被告停止侵权，赔偿原告经济损失和为制止侵权所支付的合理开支50万元。被告辩称，被告应叙利亚客户的要求进行生产，产品上以激光标志标示了客户的名称和商标“OK”，标示“FOR VOLVO”是为了说明该零件适用于“VOLVO”汽车，故被告的行为不构成对原告商标专用权的侵犯。我院经审理认为：商标最基本的作用在于让消费者区别商品的来源，避免出现混淆、误认或联想。如果是为了指明商品的基本信息，应当允许他人正常、合理地使用权利人的商标。但这种使用必须是善意的、合理的，不能因此而造成相关消费者的混淆和误认，或者对该商品与使用的商标间产生某种联想。被告未经原告许可，在其生产的滤清器上以较大的字体突出使用了“FOR VOLVO”文字，且其使用的“FOR VOLVO”文字含义不清，又未在滤清器上表征产品制造商的名称等能够识别商品来源的文字。被告虽然称“OK”是客户的商标，但无证据证实。该标志也很不明显，客观上易使消费者联想到该商品的来源与“VOLVO”商标注册人存在某种联系。因此被告的行为不属于对注册商标的合理使用，已构成了对原告注册商标专用权的侵犯。法院根据侵权商品尚未流入市场及原告为制止侵权行为的实际合理支出，判决被告停止侵犯原告商标专有权的行为并赔偿原告经济损失四万余元。该案双方均未上诉，现判决已生效。二、商标合理使用的基本理论及国外的司法实践本案争议的焦点在于：被告在商品上标示“FOR VOLVO”是合理使用还是侵犯商标专用权？被告认为其在滤清器上使用的“FOR VOLVO”文字并非作为商标标识使用，而是为了向消费者说明该滤清器适用于“VOLVO”这种品牌的汽车，况且被告生产的滤清器上已经使用了叙利亚客户拥有的“OK”激光防伪商标，因此其在生产的滤清器上使用“FOR VOLVO”文字不构成对原告的注册商标专用权的侵犯。换言之，被告认为其使用原告商标是一种合理使用行为。那么，被告的行为是不是合理使用呢？商标合理使用（Fair Use）是指他人在生产经营过程中可以正当地使用权利人的商标，而不必征得权利人的许可并不必支付商标使用费。它是为了使社会主体间的利益达成平衡而设计的一种制度。商标合理使用制度主要指商业性使用中的叙述性合理使用、指示性合理使用和非商业性使用。叙述性合理使用（Descriptive Fair Use）也称描述性合理使用，指的是对注册商标的词汇在一般叙述意义上的使用，如为了说明产地、说明商品的成分、服务的特征等而使用注册商标词汇，所使用的一般为普通词汇构成的商标词汇，这种情况下使用的商标词汇并不具有商标的含义。对指示性合理使用有的学者也称之为“被提及的合理使用”2 武敏：商标合理使用制度初探，载中华商标2002年第2期；傅刚：试论商标的合理使用及实务判断从新商标法实施条例的有关规定谈起，载电子知识产权2002年第11期。（英语原文为Nominative Fair Use，从原文来看，似乎这一翻译更为贴切，即在描述自己的产品或服务时提及他人商标之意）。指示性合理使用或被提及的合理使用是指为了指示商品或服务的用途而使用注册商标词汇，所使用的商标词汇可能是臆造词汇也可能是普通词汇，但正当的指示性使用往往是为了说明商品与注册商标的商品之间的某种联系。可见本案被告所要主张的是第二种合理使用即指示性合理使用。商标合理使用原则的立法和司法实践在美国比较发达，其最早的法律渊源来自美国1946年的Lanham法令的法定合理使用原则。该法令第1115节（b）（4）的规定，允许第三人善意、合理、描述性地使用他人的名称（Name）、短语(Term)、或图案（Device）来描述自己的产品或服务。法定合理使用必须具备三个条件：一是描述自己的商品或服务；二是善意的、合理的使用；三是描述性使用而非商标性使用。1990年代以后，美国司法实践创设了指示性合理使用作为法定合理使用的补充，并在几个具有典型意义的案例中，对指示性合理使用的认定标准，作了不断的补充和发展。3 邱进前：美国商标合理使用原则的最新发展，载电子知识产权2005年第5期。指示性合理使用的原则最初是在1992年的New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.一案中确立的。“New Kids on the Block”是一个摇滚乐队的注册商标，被告经营了两家报纸，都开设有“900”电话服务（即读者可通过拨打900电话来回答报纸上的问题）。被告在一份报纸的广告中刊登了一张“New Kids on the Block”的照片，并且要求读者评出“最喜爱的New Kid”。原告起诉称,被告将商标与广告联系在一起,构成了商标侵权。法院驳回了原告的请求。理由是：如果被告不使用原告的商标就无法准确地说明其所发起的这项民意调查。但由于“New Kids on the Block”不是描述性短语，仅是一个音乐组的标记，所以不适用兰哈姆法规定的“叙述性合理使用”，而被赋予新的名词“Nominative Fair Use”,即被提及的合理使用或指示性合理使用。在这个案例中，构成被提及的合理使用或指示性合理使用需符合三个条件：一是如不使用商标，特定的产品或服务就无法被描述；二是使用该商标作出的描述是合理的和必需的；三是使用该商标不得使消费者误认为该使用由商标持有人发起或得到其支持。4 武敏：商标合理使用制度初探，载中华商标2002年第2期。而2002年的Playboy Enterprises Inv. v. Terri Welles一案中，对于指示性合理使用原则叙述得更为完整。原告Playboy Enterprises Inv.（简称PEI）是一家国际性的出版和娱乐公司，发行有“Playboy”、“Playboys Playmate Review”、 “Playboys Playmate of the year”等杂志，拥有“Playboy”、“Playmate”、“ Playmate of the Month”、“Playmate of the year”等注册商标。被告Terri Welles女士是一个自由职业者，1980年作为“Playboy”杂志的模特并开始其模特生涯。1980年5月成为杂志的封面女郎并于12月获得“ Playmate of the Month”称号，1981年6月，接受了“Playmate of the year”的封号。Terri Welles在“Playboy”杂志出现了至少13次，在PEI的其他杂志上至少出现了18次。1997年，Terri Welles创办了一个成人网站，域名是“Terriwelles”,标题是“Terri Welles-Playmate of the year 1981”，每一网页都使用了 “ PMOY 81”的水印字样作为背景图案（PMOY是“Playmate of the year”的简称）。在网页底部声明了该网站与EPI无关。原告以侵权和淡化为由请求法院禁止被告的上述使用。法院认为，Welles女士有证据证明其合理使用的抗辩，从而满足了举证责任的要求。被告的证据证实了她对那些短语的使用：（1）仅仅是为了描述其本人的商品或服务；（2）是合理的和善意的使用；（3）并非作为商标来使用。其目的在于描述和区分其自身和商品，只有使用原告的商标才能准确地表明其本人在1981年获得PEI授予的年度小姐的事实，且她在网页上明示了网站与PEI无关。而原告未能提出事实上的证据。故法院在商标合理使用方面作出了被告胜诉的裁定。5 李娟：从“PLAYBOY”公司诉“TERRI WELLES”案看商标的合理使用，载知识产权2002年第4期。2003年的Brothers Records,Inc. v. Jardine 一案对商标合理使用原则又有了进一步的发展。1963年，Jardine和Mike Love等四人共同组成The Beach Boys乐队，1967年成立了Brothers Records,Inc.(简称BRI)，注册了“The Beach Boys”商标。后因合作不愉快，有些成员自己组建了新乐队，对于商标的使用，董事会最后决定通过非排他性许可协议的形式许可每一成员在同等条件下使用。被告在未能与公司就商标使用达成一致意见的情况下，开始使用The Beach Boys 商标。如“ The Beach Boys Family and Friend”、“The Beach Boys,Family & Friends”、“Beach Boys and Family”或“The Beach Boys”等，进行宣传和演出。这时，乐队的另一成员新成立的乐队（已取得商标使用许可）也在附近演出，一部分观众和组织者对此产生了混淆。因此，BRI要求Jardine停止使用“The Beach Boys”商标。Jardine提出了商标合理使用的抗辩，认为其行为要么是法定合理使用，要么是指示性合理使用。初审法院认为，被告的合理使用抗辩不成立，命令被告永远不得使用该商标。被告不服提出上诉，地区法院维持原判。法院认为被告的行为既不构成法定合理使用，也不构成指示性合理使用。关于法定合理使用，法院认为，“The Beach Boys”一词的第一含义是“经常在海边沙滩上嬉戏的男孩”，当这一词被注册成商标时，它具有第二含义，即表示“The Beach Boys”乐队本身。被告的行为显然不是在第一含义上使用该短语，而是在第二含义上使用。故法定合理使用不能成立。关于指示性合理使用，法院认为指示性合理使用必须满足三个条件：一是必须使用他人商标才能表明自己的商品或服务；二是在合理、必要的